Ontwikkeling van kwade trouw binnen het merkenrecht

Bona fide; in good faith; te goeder trouw; het zijn allemaal aanduidingen voor één van onze meest fundamentele rechtsbeginselen. Een handeling te goeder trouw kan het best worden vertaald als een actie die behelst wordt door zuivere motieven. In artikel 3:11 BW is gegeven dat goede trouw ontbreekt als iemand de feiten of het recht, waarop de goede trouw betrekking moet hebben, kende, dan wel behoorde te kennen, en toch de keuze maakt om tegen deze feiten in te handelen. Handelt iemand wel te goeder trouw, dan zal hij een bepaalde beschermingsomvang genieten binnen het recht. Recht hiertegenover staat het beginsel van malafide, bad faith, of kwade trouw. Dit is een handeling waarbij iemand weet of behoort te weten dat de handeling niet rechtmatig of oneerlijk is. Deze twee beginselen leven voort in bijna al onze rechtsgebieden; zo ook in het merkenrecht. Onlangs is de discussie rond deze fundamenten weer een nieuw leven in geblazen, vanwege de baanbrekende uitspraken Koton en Sky van het Hof. Wanneer spreekt men van kwade trouw binnen het merkenrecht en waarom zijn deze zaken van zo grote invloed geweest op dit begrip?

In 1953 werd door het AIPPI (The International Association for the Protection of Intellectual Property) een wetsvoorstel ingediend om handelingen te kwader trouw, binnen het merkenrecht, op Benelux niveau te verbieden. Zo is in artikel 4(2) van de merkenrichtlijn terug te lezen dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingeschreven. Echter, het kwade trouw begrip wordt nergens verder in de richtlijn uitgewerkt of gedefinieerd. Wij zijn dus aangewezen op de jurisprudentie om een afbakening hiervan te vinden.

In 2012 heeft het Hof in de Lindt-zaak (HvJEU, 24 mei 2012, Lindt v BHIM, IEPT20120524) een oordeel gegeven omtrent de vraag wanneer er gesproken kan worden van een merkinschrijving te kwader trouw. Zij heeft daarbij gesteld dat (wellicht wel de meest geliefde zin binnen de juristerij) het ligt aan alle feiten en omstandigheden van het geval. Interessanter is dat zij ter beoordeling hiervan een driestappentoets heeft meegegeven. Er moet ter beoordeling van alle feiten en omstandigheden volgens het Hof worden gekeken naar:

- het feit dat de aanvrager weet, of behoort te weten, dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijk waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;

- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

In aanvulling op deze criteria heeft het Hof bepaald dat het simpelweg bestaan van verwarringsgevaar niet voldoende is om te spreken van kwade trouw (HvJ, 27 juni 2013, IEPT20130627). Zie voor een recent voorbeeld hiervan ECLI:NL:RBOBR:2020:2620, waarbij de Rechtbank Oost-Brabant tot een oordeel kwam dat er sprake was van kwade trouw, op basis van deze criteria.

Tot dusver het kwade trouw begrip: het moet gaan om een inschrijving van een merk, waarbij er sprake is van een oneerlijk deponeren. Dat wil zeggen dat de belangen van derden worden ondermijnd en er sprake is van een ontsiering van de vrije mededinging.

In de recente Koton-zaak (HvJ EU, 12 september 2019, IEF 18692, IEFbe 2947, ECLI:EU:C:2019:724) is dit begrip verder uitgebreid. Uiteraard waren hier ook alle feiten en omstandigheden van belang. Echter, het Hof opende in deze zaak een extra deur waarmee gesproken kan worden van kwade trouw. De feiten en omstandigheden konden in casu ook op grond van andere criteria worden beoordeeld:

- het antwoord op de vraag of de aanvrager wist dat verwarringsgevaar bestaat;

- het antwoord op de vraag hoe het zit met de commerciële logica achter de indiening van de aanvraag tot inschrijving

- de chronologie van de gebeurtenissen die de inschrijving hebben gekenmerkt.

Als deze criteria leiden tot het oordeel dat er gesproken kan worden van een oneerlijke merkinschrijving, dan is deze dus in tegenstelling tot de Lindt-zaak niet op basis van een oneerlijkheid jegens een derde, maar op basis van een oneerlijkheid an sich; gesproken kan worden over een disfunctioneel merkdepot.

In de Sky-zaak (HvJEU, 29 januari 2020, ECLI:C:2020:45) gaat het Hof nog dieper in op deze afbakening. De vraag die namelijk beantwoord moest worden, was de vraag of het enkele feit dat een deposant een teken nog niet gebruikt en ook niet “precies weet” hoe hij het gaat gebruiken, leidt tot een handeling te kwader trouw. Het antwoord hierop was negatief. Volgens het Hof moet er namelijk gekeken worden naar de intentie van de deposant. Er moet sprake zijn van een: “objective, relevant and consistent intention for use”.

Concluderend valt dus te stellen dat deze twee recente zaken een belangrijke aanvulling geven op de oude kwade trouw doctrine. Een malafide handeling binnen het merkenrecht hoeft niet per se jegens een ander te geschieden (relatief ontoelaatbaar). Een inschrijving van een merk kan ook als kwade trouw worden aangemerkt als deze oneerlijk is jegens de gehele rechtsgemeenschap (absoluut ontoelaatbaar). Dit roept natuurlijk interessante vraagstukken op: Hoe zit het bijvoorbeeld met iemand die in het kader van de corona crisis wel een merk inschrijft maar door economische tegenslag niet zeker weet of hij de markt op gaat? Wat te doen met handelaars in merken, de zogeheten merkenmakelaars? De toekomst zal het uitwijzen!