Intellectueel Eigendomsrechten ten tijde van het faillissement

Op 21 januari 2021 wordt er een avondklok aangekondigd in Nederland. Een versoepeling van de coronamaatregelen blijft uit. De extra kosten voor de overheid van dit besluit zijn groots: demissionair minister Hoekstra raamt het bedrag op 7,6 miljard euro. De overheid probeert zo ondernemingen die failliet dreigen te gaan te helpen om de eindstreep van de coronacrisis te kunnen halen. Voor sommigen zal het echter onvoldoende steun zijn. Door de aanscherping van de maatregelen zullen er ongetwijfeld nog meer ondernemingen niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen en daardoor in faillissement raken. Dit is uiteraard vreselijk voor de ondernemer zelf; zijn levenswerk valt door de coronacrisis in duigen. Hoe zit het echter met zijn Intellectueel Eigendomsrechten ten tijde van het faillissement?

IE-rechten; een vreemde eend in de bijt

Rechten van intellectueel eigendom behoren in ons Nederlands vermogensrechtelijke systeem niet tot eigendom. Eigendom ziet immers toe op zaken. Dit zijn voor de menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Het voorwerp van IE is echter niet stoffelijk. Het zijn noch zaken, noch vorderingen. Derhalve vallen ze in de categorie van vermogensrechten ex artikel 3:6 BW.

De regelingen die in het Burgerlijk Wetboek betrekking hebben op vermogensrechten, zijn met het oog op “klassieke” vermogensrechten, zoals vorderingen op naam, opgesteld. Dit maakt de hantering van deze wetteksten in combinatie met IE-rechten uitermate lastig. IE-rechten kunnen daarom worden aangemerkt als een vreemde eend in de bijt.

Het plan om deze rechtsonzekerheid te dekken is al geruime tijd aanwezig. Er zou een nieuw deel aan ons Burgerlijk Wetboek worden toegevoegd: Boek 9. Op deze manier zouden de kloven tussen privaatrechtelijke bepalingen en het Intellectuele Eigendom gedicht kunnen worden. Tevens zou er een gedeelte opgenomen worden dat toe zou zien op de verhoudingen tussen IE en het faillissement. De invoering van Boek 9 heeft om verschillende redenen tot op de dag van vandaag geen doorgang kunnen vinden. Daarom zijn wij voor de relatie tussen IE en het faillissement aangewezen op de jurisprudentie.

Ontwikkeling binnen de jurisprudentie

In beginsel heeft het faillissement geen invloed op de geldigheid of voortbestaan van vermogensrechten, dus ook niet op IE-rechten. De rechten blijven in het vermogen van de failliet voortbestaan. De curator kan de rechten verkopen aan belangstellende partijen, om zo de schuldeisers te kunnen voldoen.

De discussie wordt echter ingewikkelder op het gebied van licenties. Dit zijn rechten die worden verleend door de houder van IE-rechten aan anderen. De licentiegever verleent hierbij een volledige of beperkte toestemming om activiteiten te ontplooien, die zonder de licentieovereenkomst verboden zouden zijn.

Tenzij contractueel is afgesproken dat een licentieovereenkomst in geval van faillissement zou vervallen, blijft de licentienemer zijn rechten houden. De curator dient hiervoor wel te voldoen aan zijn verplichtingen, zoals het betalen van een afgesproken licentievergoeding.

 De positie van de licentiegever ligt wat anders. Het gaat nog steeds om een vermogensrecht, dus de overeenkomst zal stand houden. De curator zal echter korte metten willen maken met de verplichtingen uit de licentieovereenkomst, zodat de onderneming minder (betalings-)verplichtingen heeft. Mag dat zomaar?

Uit de memorie van toelichting op artikel 37 van de Faillissementswet blijkt dat verbintenissen die zijn ontstaan voor faillietverklaring ten tijde van faillissement niet worden gewijzigd. Deze regel wordt door de Hoge Raad genuanceerd in het Nebula-arrest (ECLI:NL:HR:2006:AX8838). In dit arrest is door de Hoge Raad geoordeeld dat een curator actief kan wanpresteren in het geval van een duurovereenkomst (en hiermee ook in het geval van een licentieovereenkomst). Passief wanpresteren is echter verboden. Dat betekent dat hij verplichtingen, voortvloeien uit een duurovereenkomst, dient te dulden. De curator zal de exploitatie van IE-rechten door gecontracteerde derden dus moeten toelaten.

In het Berzona-arrest (ECLI:NL:HR:2014:1651) komt de Hoge Raad terug op zijn standpunten uit Nebula. Actief wanpresteren in het geval van duurovereenkomsten is een verboden handeling. Een licentieovereenkomst mag dus in staat van faillissement niet worden beëindigd. Tevens mag de licentienemer niet in het gebruik van zijn IE-rechten gehinderd worden.

De Hoge Raad durft zelfs nog een stapje verder te gaan, blijkt uit het Curatoren/Verhuurder-arrest (ECLI:NL:HR:2018:2067). Houdt de curator zich niet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit het Nebula en Berzona-arrest, dan kan dit leiden tot aansprakelijkheid van de schade die uit deze handelingen voortvloeit. De curator kan in een dergelijk geval in zijn eigen hoedanigheid worden aangesproken, mits hem een persoonlijk verwijt met betrekking met betrekking tot verboden handeling kan worden gemaakt. In een staat van faillissement dient de curator dus bijzonder goed op te letten welke verplichtingen de gefailleerde allemaal heeft staan op basis van gesloten licentieovereenkomsten. Deze moet hij resprecteren. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot een schadeclaim.  

Conclusie

IE-rechten kunnen in het hele faillissementsverhaal worden aangemerkt als een buitenbeentje dat voor ingewikkelde situaties kan zorgen. De hoofdlijn is dat de rechten en de daaruit voortvloeiende licentieovereenkomsten in een faillissement blijven voortbestaan. De curator is hierbij gehouden om geen actieve wanprestaties te plegen. Gebeurt dit wel, dan kan het leiden tot aansprakelijkheid voor de schade die daaruit zal voortvloeien. Het is dus verstandig voor de ondernemer die failliet dreigt te gaan, om geen nieuwe licentieovereenkomsten aan te gaan met derden. Tevens dient deze onderneming te kijken of er geen licentieovereenkomsten beëindigd kunnen worden. Zo zal de onderneming bij faillietverklaring minder verplichtingen hebben. Bij het opstellen van een licentieovereenkomst is het daarom handig om een beding op te nemen dat voor dit soort situaties kan voorzien.

Aan de andere kant kunnen faillissementen kansen opleveren voor ondernemers. De curator zal de IE-rechten van een onderneming willen verkopen, om zo aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daar waar bestaande ondernemingen in duigen dreigen te vallen, ontstaan mogelijkheden om voor een goedkopere prijs iets nieuws op te bouwen.