Appels met peren vergelijken: het bezwaar van Apple tegen de inschrijving van een peer als beeldmerk

Het merkenrecht ziet onder meer toe op de bescherming van twee functies van een merk, namelijk bescherming van de 1) wezenlijke functie van het merk: de herkomstfunctie, die de identiteit van oorsprong beschermt (de consument moet erop kunnen vertrouwen dat waren en diensten voorzien van een bepaald merk afkomstig zijn van dezelfde onderneming); en 2) reclame en goodwill-functie op basis waarvan de houder van een (bekend) merk het gebruik van een overeenstemmend merk voor niet (soort)gelijke waren kan verbieden wanneer door dit gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit wordt ook wel het gevaar voor verwatering van het merk genoemd. Hoewel ook niet-bekende merken kunnen optreden tegen gevaar voor verwatering van hun merk, zijn het veelal de bekende merken die gebruik maken van deze mogelijkheid om de (eventuele) uitholling van het onderscheidend vermogen van hun bekende merk tegen te gaan. Een merkhouder die vaak een beroep doet op dit gevaar voor verwatering van het onderscheidend vermogen van haar bekende merk is Apple Inc.

Apple versus ander fruit

Apple stelt vaak (terecht) dat haar "Appel" wereldberoemd is en om die reden beschermd moet worden tegen registraties van (ander) fruit door derden voor waren of diensten die al dan niet (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Apple haar beroemde merken heeft geregistreerd. Een snelle check van de database met merkenrechtelijke uitspraken laat talloze beslissingen zien waarin Apple (al dan niet met succes) heeft opgetreden tegen de registratie van bananen, ananassen, perziken of zelfs een eikeltje, waarmee - aldus Apple - inbreuk wordt gemaakt op haar Apple-merken. Zie hier een paar voorbeelden van merken/tekens waartegen Apple (vaak met succes) heeft opgetreden.

Gelet op de uitkomsten van voornoemde opposities lijkt het gebruik van een banaan, vooralsnog, het meest veilig. Bij de andere vruchten is het lastiger en is geoordeeld dat deze merken niet konden worden ingeschreven.

Ook de peer heeft in het verleden al eens de aandacht gehad van Apple. Zo heeft Apple, onder meer in Spanje, Italië en Tsjechië, meestal met succes opgetreden tegen deze registraties van een peer als beeldmerk. Dat wil zeggen; haar oppositie is geheel dan wel gedeeltelijk toegewezen en het merk kon niet dan wel slechts voor een deel van de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd, worden ingeschreven.

Apple v. Pear Technologies

In één specifieke "appel tegen peer-zaak" hebben partijen, in verschillende Europese instanties geprocedeerd. In deze zaak ging het om de inschrijving van het dit beeldmerk als Uniemerk op naam van het Chinese Pear Technologies Limited.

Volgens Apple stemt de afbeelding van de Peer van Pear Technologies verwarringwekkend overeen met de appel van Apple dan wel haalt Pear Technologies met het gebruik van dit teken ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de bekende Apple-merken van Apple. Apple heeft in eerste aanleg bij The Opposition Division en later, in beroep, bij The Board of Appeal van het EUIPO gelijk gekregen. Deze instanties oordelen dat het beeldmerk van Pear Technologies niet kon worden ingeschreven als merk, gelet op, onder meer:

• de grote bekendheid van de Apple-merken;

• de verwantschap tussen de tekens (appel en peer);

• het feit dat het gebruik van een stuk fruit een groot onderscheidend vermogen heeft en ongebruikelijk is in de technologiesector;

• de aard of de overeenstemming tussen de waren en diensten waarop de tekens betrekking hebben en de gedachte dat de peer de appel "imiteert en tegelijkertijd bespot en trotseert".
  

Pear Technologies is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij het Gerecht van de Europese Unie. Het gerecht overweegt - anders dan de Board of Appeal van het EUIPO had aangenomen - dat er tussen het teken van een appel en een peer visueel en begripsmatig geen sprake is van (een lage mate van) overeenstemming. Deze merken bestaan, aldus het gerecht, namelijk uit de afbeelding van twee verschillende vruchten, een appel en een peer, die door het relevante publiek op visueel vlak gemakkelijk en duidelijk kunnen worden onderscheiden. Het gerecht overweegt verder dat de tekens visueel gezien verschillende totaalindrukken maken.

Over de begripsmatige vergelijking van de merken overweegt het gerecht dat de tekens zullen worden opgevat als een appel waarvan een hap is genomen en met een blad, en een peer met een steel. Het begrip 'vrucht' wordt slechts indirect opgeroepen en het is ondenkbaar dat het publiek de (algemene) term 'vrucht' zal gebruiken in plaats van 'peer' of 'appel' als ze verwijzen naar de tekens. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vervolgens op 1 oktober 2019 geoordeeld dat de beslissing van het gerecht juist is, en heeft het beroep van Apple ter zake afgewezen.

Saillant is dat vier dagen vóór de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie Pear Technologies de inschrijving van haar merk heeft ingetrokken, terwijl zij de zaak bij het gerecht al had gewonnen. Dit doet vermoeden dat Apple de bui reeds voelde hangen en de zaak met Pear Technologies heeft geschikt voor een stevig bedrag - maar dit is natuurlijk speculeren.

Apple v. Prepear

Hoewel het zo is dat de opposities van Apple tegen registraties van beeldmerken waarin een peer (of ander soort fruit) voorkomt niet altijd een onverdeeld succes is, lijkt Apple nog immer vast te houden aan haar tactiek om niettemin altijd op te treden tegen registraties van tekens met fruit (daarin) als merk, waaronder dus ook een peer. Zo heeft Apple in november 2019 op grond van haar oudere beeldmerk (1) oppositie ingesteld tegen de US registratie van het beeldmerk (2) door Super Healthy Kids, Inc.

Beeldmerk Apple versus beeldmerk Super Healthy Kids Super Healthy Kids gebruikt haar beeldmerk voor haar app Prepear; een platform waarop food bloggers hun recepten kunnen uploaden en gebruikers van de app hun maaltijden kunnen plannen en boodschappenlijstjes kunnen samenstellen. Hoewel er bij Super Healthy Kids, welgeteld, vijf mensen werken die zich enorm overvallen voelen en onder druk gezet door de ingestelde oppositie van de multinational Apple, hebben zij de strijdbijl opgepakt en aangegeven dat ze zich zullen gaan verdedigen tegen de oppositie van Apple.

De (Amerikaanse) media zijn met enthousiasme op deze strijd van David tegen Goliath gedoken. Ook voor de merkenrechtadvocaat is deze kwestie natuurlijk interessant en smeuïg: gaat Apple deze oppositie winnen? Aangezien deze zaak wordt beoordeeld aan de hand van het Amerikaanse merkenrecht, kan daarover vanuit Europees merkenperspectief niet zo heel veel worden gezegd. De gronden waarop Apple zich beroept, namelijk dat het beeldmerk van de peer verwarring kan veroorzaken bij het publiek en kan c.q. zal leiden tot verwatering, komen weliswaar overeen met de gronden die in de Europese wetgeving zijn opgenomen in de artikelen 9 lid 2 sub b en c Uniemerkverordening en artikel 2.20 lid 2 sub b en c Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, maar of deze gronden ook op dezelfde manier zullen worden beoordeeld, is dus niet te zeggen. Als we niettemin, bij wijze van vingeroefening, een voorspelling zouden moeten doen, dan grijpen wij terug op de hiervoor door het gerecht behandelde zaak tegen Pear Technologies. Wanneer we uitgaan van de conclusies die het gerecht in deze zaak trekt en aannemen dat de Amerikaanse rechtsprekende instantie het geschil beoordeelt op vergelijkbare wijze dan is de kans aanwezig dat Apple ook in Amerika bot zal vangen.

De Prepear-app is ingeschreven voor de volgende diensten:
"an application for organizing and planning meals, for evaluating the nutritional content of meals, for creating a searchable database of recipes, and for managing the purchase of recipe ingredients" en de dienst "On-line social networking in the field of cooking, food and nutrition".

Gelet daarop zou weleens kunnen worden aangenomen dat deze diensten (en daarmee het beeldmerk) "te ver afzitten" van de waren en diensten waarvoor Apple haar Apple-merken heeft geregistreerd en gebruikt, namelijk:
"a full line of computer software for business, home, education, and developer use; computer programs for personal information management; database management software; electronic mail and messaging software; database synchronization software; computer programs for accessing, browsing and searching online databases; operating system software", "computer services, namely, displaying the images of others on a computer server;" "Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals, namely, online social networking and introduction services; online social networking services".

Gelet ook op de overwegingen van het gerecht dat een appel en een peer door het relevante publiek op visueel vlak gemakkelijk en duidelijk kunnen worden onderscheiden zodat geen sprake is van verwarringsgevaar noch van verwatering van de Apple-merken met de peer van Pear Technologies, dan zou Apple wel eens pech kunnen hebben of, zo u wilt, Super Healthy Kids geluk. Dat een dergelijke uitkomst niet louter denkbeeldig is, volgt - wat ons betreft - ook uit de (letterlijke) vergelijking tussen de beeldmerken zelf.

Aangezien Apple bij de vergelijking van (1) met hun beeldmerk (3) het onderspit heeft gedolven, althans in de Europese Unie, zou dit ook zomaar kunnen gebeuren bij de vergelijking van (2) met het beeldmerk (3).

Tot slot

De eigenaren van Super Healthy Kids, een echtpaar, zijn inmiddels een petitie gestart om aandacht te vragen voor de zaak en geld in te zamelen. Ze vinden namelijk dat ze een "moral obligation" hebben om zich te verweren tegen de claims van Apple. Zo schrijven ze op Instagram:
"The CRAZY thing is that Apple has done this to dozens of other small business fruit logo companies, and many have chosen to abandon their logo, or close doors. While the rest of the world is going out of their way to help small businesses during this pandemic, Apple has chosen to go after our small business".

Hoewel een dergelijk statement juridisch geen enkele waarde heeft, begrijpen wij wel waar deze vandaan komt.

Apple kan overigens daartegen eenvoudig inbrengen dat hoewel de wereld op dit moment inderdaad op zijn kop staat, dit nog niet wil zeggen dat Apple moet accepteren dat andere partijen inbreuk maken op haar beroemde Apple-merken of daarvan profiteren. Merken waarin Apple decennia lang veel tijd, geld en energie heeft geïnvesteerd om daarvan de wereldberoemde merken te maken die het nu zijn. De tijd zal leren wie uiteindelijk aan het langste eind trekt.

(Dit artikel is gepubliceerd op 28 augustus 2020 in JutD 2020-0142)