Spelletjes, merken, auteursrecht en wat dies meer zij

Auteur(s)

Mr. A.J. (Sander) Verbeek, partner-advocaat bij Good Law B.V.

Mw. A.F.D. (Alexandra) Iedema, paralegal bij Good Law B.V.

Met de zomervakantie in volle gang en het vooruitzicht van verdere versoepelingen van de coronamaatregelen leken de roaring twenties en the summer of love van start te zijn gegaan. Helaas heeft de overheid het feestgedruis onlangs (deels) teruggefloten en lijken we vooralsnog onze warme zomeravonden te moeten doorbrengen binnen de vier muren van onze woonkamer, op het balkon, in de tuin of in onze bungalow of elders, één en ander onder het genot van een Aperol Spritz én een (hernieuwd)(bord)spel. De spelletjesmarkt heeft namelijk niet stilgezeten. Nieuwe spellen en vernieuwde uitgaves van klassiekers gaan als warme broodjes over de toonbank. Maar nieuwe ideeën (of oude ideeën in een nieuw jasje) gaan, zoals u wellicht weet, vaak gepaard met de nodige juridische conflicten. In deze bijdrage bespreken wij recente uitspraken die gaan over twee van de meest bekende spellen ter wereld, namelijk Monopoly en de Rubik kubus.

Monopoly en de spelregels van het EUIPO en het Gerecht EU

Iedereen kent het bekende merk MONOPOLY van de producent Hasbro en zoals het een bekend merk betaamt, heeft Hasbro merkenrechtelijk alles netjes vastgelegd. Zo heeft zij in 1996, 2008 en 2010 Europese aanvragen voor het woordmerk 'MONOPOLY' ingediend. De laatste registratie uit 2010 was een (herhaalde) registratie voor hetzelfde woordmerk voor bestaande, maar ook deels voor nieuwe waren en diensten.

De reden waarom merkhouders van bekende merken dergelijke registraties regelmatig doen, is om te voorkomen dat andere bedrijven deze merken oppikken voor de waren en diensten waarvoor zij weliswaar zijn geregistreerd, maar gedurende een periode van vijf jaar na de datum van de registratie niet normaal zijn gebruikt. Na een dergelijke termijn van vijf jaar kan 'een dergelijk merk namelijk vervallen worden verklaard op grond van "non-usus". Tegen een actie tot vervallenverklaring wegens niet normaal gebruik kan een merkhouder zich dan vervolgens verweren door bewijs te overleggen van normaal gebruik gedurende die periode. Dit bewijs is echter niet altijd makkelijk te verzamelen of het bestaat sowieso niet.

Wanneer een verzoek tot vervallenverklaring succesvol is, zijn de rapen gaar, aangezien, in dat geval, de weg vrij is voor deze derde om de vervallen verklaarde merken zelf te gaan registreren en te gebruiken voor de waren en/of diensten waarvoor ze vervallen zijn verklaard. Om dit te voorkomen registeren de merkhouders dus vaak om de vijf jaar hun merk(en) opnieuw óók voor waren en diensten waarvoor zij deze normaal gesproken niet direct meer(normaal)gebruiken (voorbeelden zijn "de merken" RAIDER voor snoep (nu TWIX) en SMITHS voor chips (nu LAY'S). Dergelijke depots worden ook wel herhalingsdepots of defensieve depots genoemd. Met dit periodiek "opnieuw starten" van de vijfjaartermijn voor normaal gebruik, is de merkhouder weer even uit de zorgen en zijn haar merk(en)veilig voor kapers op de kust.

Het antwoord op de vraag of deze depots juridisch toelaatbaar zijn, bevindt zich echter al geruime tijd in een grijs gebied. Dit, omdat met een herhalingsdepot feitelijk op kunstmatige wijze de vijf jaar gebruikstermijn wordt verlengd en tegelijkertijd wordt met deze hernieuwde registratie de verplichting tot het overleggen van bewijsgebruik ter zake de reeds bestaande(zelfde)merken omzeild. Een grijs gebied, ook omdat het uiteraard niet de bedoeling is (en nooit geweest) om aan een merkhouder een oneindige monopolie te geven op (woord)merken voor de waren en diensten waarvoor deze merken weliswaar zijn geregistreerd maar uiteindelijk nooit (meer normaal) zullen worden gebruikt. Hetzelfde geldt ook voor de mogelijkheid van de merkhouder om met deze hernieuwde merkregistraties onder haar verplichting uit te komen om gebruiksbewijs te overleggen indien hierom - na het verstrijken van de vijfjaartermijn – door een belanghebbende wordt verzocht.

De discussie tussen wat wel en niet mag wanneer het gaat om normaal gebruik en herhalingsdepots, heeft Hasbro vaak gevoerd, zo ook met de voor haar niet onbekende partij Kreativni Dogadaji (hierna: Kreativni) uit Kroatië. In 2017 kruisten Hasbro al de degens met deze onderneming toen deze, zonder succes overigens, het beeldmerk Drinkopoly wilde registreren.

Beeldmerk Drinkopoly

Succes dat een aantal jaren later wél werd geboekt bij een door Kreativni ingestelde nietigheidsactie tegen een hernieuwde registratie van het woordmerk MONOPOLY voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 28 en 41, waar alleen de waren "spellen" in klasse 28 relevant lijken te zijn. De stelling van Kreativni dat Hasbro dit MONOPOLY merk te kwader trouw heeft geregistreerd aangezien deze registratie enkel was/is bedoeld om daarmee onder haar gebruiksplicht van reeds voor dezelfde waren en diensten ingeschreven oudere MONOPOLY merken uit te komen en niet om dit merk daadwerkelijk (normaal)te gaan gebruiken, werd door het Gerecht EU gehonoreerd voor een deel van de waren en diensten waarvoor dit MONOPOLY merk was geregistreerd.

Meer specifiek: de uitspraak en kwade trouw

In haar uitspraak 1 stelt het Gerecht ter zake het begrip "kwade trouw" zoals verwoord in artikel 52, lid 1, onderdeel b, verordening nr. 207/2009 2, dat dit begrip niet is gedefinieerd. Het is voor de uitleg daarvan van belang om terug te grijpen naar de jurisprudentie.

Wanneer er sprake is van het depot te kwader trouw, wordt in het bekende Lindt-arrest het uitgangspunt geformuleerd. In dit arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie namelijk bepaald dat dit vraagstuk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval. De nadruk ligt daarbij op de subjectieve beweegredenen aan de zijde van de merkaanvrager, oftewel of er een oneerlijk oogmerk of een ander onzuiver motief aanwezig is/was dat erop was gericht om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de (merk)functie "herkomstaanduiding".

Met deze in het Lindt-arrest geformuleerde uitgangspunten in het achterhoofd, komt het Gerecht tot de conclusie dat in deze zaak sprake is van kwade trouw aan de zijde van Hasbro en zij bekrachtigt om die reden de eerdere (gelijke) uitspraak van de Second Board of Appeal van het EUIPO. Doorslaggevend voor deze beslissing waren met name de verklaringen die de medewerkers van Hasbro tijdens de zitting hebben gegeven, namelijk dat het herhalingsdepot erop was gericht om voordeel te halen uit de regels van het Uniemerkenrecht door kunstmatig een situatie in het leven te roepen waarin geen normaal gebruik van het merk (meer) aangetoond hoefde te worden.

Hasbro voerde tevergeefs aan dat deze nieuwe registratie er was vanwege "de administratieve efficiëntie", en omdat dit "de manier was waarop verzoekster haar enorme merkenportefeuille beheerde".

Het echte voordeel dat Hasbro met haar "efficiënte beheer" van de merkportefeuille behaalde, werd al snel duidelijk toen de kamer van beroep vaststelde dat Hasbro haar handelwijze van het indienen van nieuwe merkaanvragen voor bestaande merken, in haar voordeel heeft weten toe te passen in twee oppositieprocedures. In deze procedures was het Hasbro namelijk gelukt om haar verplichting tot het leveren van bewijs van normaal gebruik van haar bestaande oudere merken te omzeilen door zich met succes te beroepen op de nieuw door haar geregistreerde merken waarvoor nog geen gebruiksplicht bestond.

Nu er in Hasbro haar zaak tegen Kreativni geen andere commerciële logica achter haar aanvullende merkregistratie stond dan dat deze werd gebruikt om haar gebruiksplicht te omzeilen, was Hasbro haar depot te kwader trouw. Het argument van Hasbro dat een herhalingsdepot gebruikelijk is in de industrie en dat zij daartoe ook was geadviseerd, maakt dit niet anders.

Een ander spel: Rubik kubus beschermd door auteursrecht

De één staart zich blind, terwijl de ander nagenoeg gedachteloos de gekleurde vakken van de kubus laat draaien tot ze met elkaar corresponderen.

Beeldmerk Rubik kubus

De Rubik kubus is al sinds 1974 één van de meest geliefde en gehate spellen van de wereld. Met meer dan 350 miljoen kubussen verkocht is het driedimensionale logicaspel een enorm succes en een begrip. Het zal dan ook niet als een verrassing komen, dat sindsdien verscheidene variaties van de kubus op de markt zijn gebracht door andere speelgoedfabrikanten en handelaren. Zo ook door een handelaar in cadeauartikelen Beckx, die de Kama Sutra Cube, de Pink Cube, de Sudoku Cube, de Magic Cube en de Keychain Magic Cube verkoopt.

Kama Sutra Cube

Pink Cube

Sudoku Cube

Magic Cube

Keychain Magic Cube

Rubik is van mening dat deze laatste twee variaties een inbreuk maken op zijn auteursrechten en eiste een verkoopverbod. Beckx stelde daarentegen dat de oorspronkelijke kubussen helemaal niet (meer) beschermd zijn.

Het Gerechtshof Arnhem oordeelt echter (in hoger beroep) op 13 juli 2021 3 dat de door Rubik ontworpen kubus, met de specifieke kleurvakken in combinatie met de zwarte randjes om die kleurvlakken (de zogenoemde "grid") de voor auteursrechtelijke bescherming vereiste oorspronkelijkheid bezit en dat er ten aanzien van die specifieke kubus auteursrechtsbescherming geldt.

De (juridische) achtergrond

Net als het geschil tussen Hasbro en Kreativni speelt dit conflict al vele jaren en zijn Rubik en Beckx zelfs tot de Hoge Raad en terug gegaan. Rubik had in de eerste plaats het auteursrecht ingeroepen van de kubus zonder (kleuren)opdruk, aldus de kubus als hoofdvorm in combinatie met de samenstelling en draaiing van de 26 kleinere kubusvormige elementen.

De Hoge Raad ging in zijn arrest van 19 september 2014 mee in de opvatting van het Gerechtshof Arnhem van 25 september 2012, dat de kubus van Rubik een "driedimensionaal logicaspel" vormt en dat Rubik de kubus op deze wijze ook op de markt brengt. De elementen van de kubus waarvoor bescherming werd gezocht (dus de kubus zonder kleurenopdruk), moesten als technisch functioneel bepaald worden aangemerkt, en waren derhalve onvoldoende creatief om auteursrechtelijk te worden beschermd.

De Hoge Raad zette hiermee de lijn voort die hij heeft ingezet in het Stokke/H3 4 en Stokke/Fikszo arrest 5, door (ook hier) als uitgangspunt te nemen, dat elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze van auteursrechtelijke bescherming zijn uitgesloten. Zo is het, bijvoorbeeld, niet de bedoeling dat door het auteursrecht ideeën of wiskundige concepten worden gemonopoliseerd. Het werk is oorspronkelijk indien het een eigen intellectuele schepping van de maker / auteur betreft die de persoonlijkheid (het persoonlijk stempel) van laatstgenoemde weerspiegelt welke persoonlijkheid tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van de maker / auteur bij de totstandkoming ervan.

Een herhaling van zetten

In het onderhavige geschil deed Rubik vervolgens een nieuwe poging om de kubus zonder kleurvakken auteursrechtelijk te laten beschermen. Het Gerechtshof Arnhem ging hier echter andermaal niet in mee, maar vond wel dat de keuze voor de grid in de specifieke vorm, dikte en zwarte kleur in combinatie met de gekozen zes opvallende, met elkaar contrasterende specifieke kleuren voor de egale kleurvlakken en de plaatsing van de kleuren op de kubus wél getuigde van creatieve arbeid van Rubik en komt daarom voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

Het gerechtshof (met de rechtbank) stelt dat de algemene keuze om iedere deelkubus aan de zichtbare oppervlakten identificeerbaar te maken weliswaar functioneel is, maar dat de wijze waarop de zes zijvlakken van de kubus worden vormgegeven, ruimte voor vrije creatieve keuzen biedt.

De conclusie was dat de breedte, de kleur en de dikte van de grid tezamen met de door Rubik gekozen kleurtinten (rood, groen, geel, blauw, wit en oranje) aan de kubus zijn oorspronkelijke karakter geven en de Magic Cube en de Keychain Magic Cube van Beckx daar te veel op lijken zodat met deze kubussen inbreuk werd gemaakt op het auteursrecht van Rubik op zijn kubus.

Conclusie

Dat Hasbro met haar MONOPOLY merken en Rubik met zijn Rubik kubus op het gebied van amusement een begrip zijn, staat buiten kijf. Echter, door ook creatief te (willen) zijn waar het gaat om de bescherming van (het uiterlijk van) deze spellen via het merk- en of auteursrecht, dragen deze internationale spelers bij aan de verdere ontwikkeling en verfijning van de juridische "ins en outs" van juridische leerstukken, zoals, in dit geval, het leerstuk van "de kwade trouw" en "de beschermingsomvang van het auteursrecht en het oorspronkelijk karakter van een werk". Naast de spelletjes zelf kunnen wij, als juristen, dergelijke initiatieven waarderen. In ieder geval geldt dat indien u, de lezer, tijdens uw vakantie de besproken spelletjes uit de kast haalt, u in ieder geval op de hoogte bent van het juridische gekrakeel daaromheen en om deze reden verzekerd bent van een leuk verhaal tijdens het borreluurtje. Voor wie nog gaat een prettige vakantie gewenst!

Noten

1. Gerecht van de Europese Unie 21 april 2021, nr. T-663/19 (Hasbro, Inc. vs. EUIPO), ECLI:EU:T:2021:211.

2. Thans artikel 59, lid 1, onderdeel b, verordening (EU) 2017/1001.

3. Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6712 (Rubik/Beckx).

4. HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529.

5. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1532.