Ook de Handelsnaam die associaties met branche oproept, geniet een beperktere beschermingsomvang

In het oudste gedeelte van Amsterdam wordt het oudste beroep van de wereld bedreven. Het gebied De Wallen is wellicht een van de bekendste toeristische attracties in de hoofdstad van Nederland. De rode kleur van de peeskamertjes is onlosmakelijk verbonden met de vrouwen van lichte zeden. Het afwerkgebied staat voor de toerist dan ook niet voor niets bekend als (the) Red Light District. De "Red Lights" zijn zeer recent ter sprake gekomen in een kort geding met betrekking tot handelsnamen van internet platforms voor escortdiensten. Het verband tussen Red Lights en prostitutie is snel gelegd, maar betekent dit ook dat een onderneming met deze naam een beschrijvende handelsnaam voert?

In dit artikel wordt eerst kort ingegaan op beschrijvende handelsnamen en belangrijke jurisprudentie op dit gebied. Vervolgens wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter Rotterdam van 7 mei jl. besproken waarin wordt beoordeeld in hoeverre "Red Light(s)" een beschrijvende handelsnaam is voor websites waarop prostituees hun diensten aanbieden.

Louter beschrijvende handelsnamen

De naam waaronder een onderneming wordt gedreven is de handelsnaam die wordt beschermd door de Handelsnaamwet (Hnw). Zo kan de gebruiker van een handelsnaam optreden tegen een andere partij die onder dezelfde (of gelijkende) naam (in dezelfde regio) eenzelfde soort onderneming voert, waardoor verwarring is te duchten tussen beide ondernemingen (artikel 5 Hnw).

Naast het voeren van de handelsnaam op de gevel, het briefpapier en, bijvoorbeeld, visitekaartjes, wordt ook het gebruik van een domeinnaam, in voorkomende gevallen, gelijkgesteld met het gebruik als handelsnaam.

Voor het ontstaan van een handelsnaam en de mogelijkheid om een beroep te doen op de bijbehorende rechten, is slechts nodig dat een handelsnaam rechtmatig wordt gevoerd. Aan de naam zelf worden geen vereisten gesteld.

Het is daarom mogelijk dat een beschrijvende handelsnaam, net zo goed als een fantasienaam, een geldige handelsnaam is cq kan zijn. Dit in tegenstelling tot een merk, waaraan - in beginsel - geen bescherming toekomt wanneer het geen onderscheidend vermogen heeft cq louter beschrijvend is.

De mate van onderscheidend vermogen van een handelsnaam wordt echter wel relevant bij het beantwoorden van de vraag of er verwarring tussen handelsnamen van verschillende ondernemingen is te duchten, hetgeen dus een noodzakelijk vereiste is voor inbreuk op een handelsnaam ex artikel 5 Hnw.

Uit, onder meer, het Artiestenverloning-arrest (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning). gewezen door de Hoge Raad en de uitspraak Parfumswinkel (Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (ANS Trading/Parfumswinkel) van het gerechtshof Den Haag volgt dat een beschrijvende handelsnaam (en ook domeinnaam) een beperktere beschermingsomvang heeft.

Voornoemde uitspraken worden hieronder kort toegelicht.

Het Artiestenverloning-arrest

In het Artiestenverloning-arrest kwam de gebruiker van de domeinnaam www.artiestenverloningen.nl op tegen het gebruik van de domeinnaam www.artiestenverloning.nl. De Hoge Raad heeft in dit arrest geoordeeld dat het gebruik van de louter beschrijvende domeinnaam is toegestaan, ook al is dit verwarringwekkend. Dit is toegestaan omdat het, in beginsel, voor een ieder mogelijk moet zijn om gebruik te kunnen maken van een aanduiding die beschrijvend is voor zijn of haar waren of diensten. Dit kan echter anders zijn indien bijkomende omstandigheden dit meebrengen.

De uitspraak Parfumswinkel

Hoewel de Hoge Raad in zijn Artiestenverloning-arrest niet duidelijk maakte of deze regel met betrekking tot domeinnamen ook van toepassing is op handelsnamen, werd dit twee jaar later wel duidelijk in de zaak Parfumswinkel waarin de gebruiker van de handelsnaam Parfumswinkel en de domeinnaam www.parfumswinkel.nl optrad tegen het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel(.nl).

Tijdens de procedure voor het gerechtshof Den Haag rees de vraag of het Artiestenverloning-arrest, een domeinnaamgeschil, óók van toepassing is in het geval van een oudere handelsnaam die louter beschrijvend is en of er naast verwarringsgevaar ook, gelijk het geval bij domeinnamen sec, bijkomende omstandigheden zijn vereist voordat er sprake is van inbreuk.

Het gerechtshof overweegt in Parfumswinkel dat indien het mogelijk zou zijn om op grond van artikel 5 Hnw op basis van een louter beschrijvende handelsnaam het gebruik daarvan aan eenzelfde soort onderneming te verbieden, enkel vanwege het, in dat geval, bijna altijd optredende verwarringsgevaar, dit in feite neerkomt op een volledige afwijzing van de algemene behoefte aan het vrijhouden van beschrijvende aanduidingen.

Om die reden zijn volgens het gerechtshof bij beschrijvende handelsnamen, naast verwarringsgevaar, óók bijkomende omstandigheden vereist.

Het gerechtshof geeft een aantal voorbeelden van (mogelijke) bijkomende omstandigheden, zoals, bijvoorbeeld wanneer een jongere onderneming zich bewust vestigt in de buurt van de winkel van een oudere onderneming en daarbij gebruikmaakt van dezelfde uitsluitend beschrijvende handelsnaam als die van de oudere onderneming.

Ook kan het voorkomen dat een louter beschrijvende handelsnaam toch voldoende ongebruikelijk is, zoals bijvoorbeeld 'Schoeisel-winkel' voor een schoenenwinkel. Een jongere onderneming kan in dat geval net zo goed gebruik maken van de gebruikelijke variant Schoenenwinkel, in plaats van zelf eveneens een onderneming te voeren onder de naam Schoeisel-winkel.

Toch is het enkele feit dat een louter beschrijvende handelsnaam ongebruikelijk is op zichzelf nog niet van voldoende gewicht om af te wijken van de regel dat naast verwarringsgevaar ook bijkomende omstandigheden nodig zijn, aldus het hof Den Haag. Dit zal alleen anders zijn als de louter beschrijvende handelsnaam in hoge mate ongebruikelijk is.

Tot slot overweegt het gerechtshof dat een louter beschrijvende handelsnaam eveneens kan zijn ingeburgerd, waardoor de handelsnaam daadwerkelijk bekendheid bij het publiek heeft verworven zodanig dat het publiek daardoor die naam niet langer als louter beschrijvend opvat, maar als de naam van een onderneming.

Opvallend aan deze overweging is dat het hof een leerstuk van het Merkenrecht, waaraan beschrijvende merken meer onderscheidend vermogen wordt toegedicht wanneer deze door gebruik zijn ingeburgerd, nu ook toepast op het Handelsnaamrecht.

Redlight vs. Redlight

Recent heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam zich eveneens uitgelaten over beschrijvende handelsnamen (Vrz. Rb Amsterdam 7 mei 2019, IEF 18445 (Link Meda/Siteways).

In het geschil tussen Link Media B.V. en Link Media BVBA enerzijds en Siteways Group B.V. anderzijds maken eerstgenoemden sinds 2009 in België gebruik van de domeinnaam www.redlights.be.

Sinds 2015 wordt in Nederland door Link Media tevens gebruik gemaakt van de domeinnaam www.redlights.nl. Op de Link Media websites, die zijn gelinkt aan de domeinnamen, kunnen prostituees en dienstverleners in de escortbranche advertenties plaatsen voor hun diensten.

Aangezien op deze websites tevens de naam Redlights veelvuldig wordt gebruikt, is, anders dan door Siteways in deze zaak bepleit, eveneens sprake van het voeren van de handelsnaam Redlights door Link Media.

Siteways exploiteert sinds 2019 een advertentieplatform voor betaalde seks onder de domeinnaam www.redlight.nl. De domeinnaam heeft zij begin 2018 voor € 1.100,- gekocht van een derde. Op de website onder deze domeinnaam maakt Siteways tevens gebruik van de naam Redlight. Volgens Siteways betekent dit echter niet dat zij deze naam Redlight gebruikt als handelsnaam.

De voorzieningenrechter overweegt echter dat, gelijk het geval bij het gebruik van de naam Redlights door Link Media, met dit gebruik van de naam Redlight (eveneens) genoegzaam aannemelijk is geworden dat de betrokken onderneming daarmee (mede) wordt aangeduid en dat dus sprake is van gebruik van een handelsnaam. Dat met de naam (in beschrijvende zin) ook de te verlenen (seks)diensten worden bedoeld cq dat daarnaar wordt gerefereerd en dat de website die domeinnaam draagt, doet hier niet aan af.

Siteways beroept zich vervolgens op de regels van het Artiestenverloning-arrest en Parfumswinkel en stelt dat de naam Redlight uitsluitend beschrijvend van aard is voor de ondernemingen van partijen die zich allebei bezighouden met de dienstverlening van het plaatsen van advertenties voor betaalde sex. Verwarringsgevaar is derhalve onvoldoende; er dienen meerdere omstandigheden te zijn, wil sprake zijn van inbreuk op de handelsnaamrechten van Link Media, aldus Siteways.

De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Toegegeven wordt dat de namen Redlight en Redlights associaties oproepen met prostitutie, maar dat de benamingen niet zuiver beschrijvend zijn voor de advertentieplatforms. Dat Redlight(s) wordt geassocieerd met de branche waarin partijen actief zijn, zorgt er volgens de voorzieningenrechter wel voor dat de beschermingsomvang van de handelsnaam Redlight beperkt is.

Nu Siteways echter een vrijwel identieke naam hanteert voor een vrijwel identieke onderneming dient haar handelwijze, ondanks de geringe beschermingsomvang van de handelsnaam, te worden aangeduid als inbreuk op de handelsnaam van Link Media. Siteways mag daarom niet de benaming Redlight als handelsnaam voeren.

Voorts wordt overwogen dat in dit verband het gebruik van de domeinnaam www.redlight.nl ook onrechtmatig is jegens Link Media.

Link Media zal echter - opmerkelijk genoeg - voor het overdragen van deze domeinnaam wel € 1.100 aan Siteways moeten betalen aangezien een overdracht om niet, niet in de rede ligt nu voldoende vaststaat dat Siteways het bedrag destijds aan een zogenoemde 'domainname grabber' heeft betaald ter verkrijging van deze (inbreukmakende) domeinnaam, aldus de voorzieningenrechter.

Waarom de wijze van verkrijging van een (inbreukmakende) domeinnaam relevant zou moeten zijn voor het al dan niet - om niet - overdragen van deze naam aan Link Media, wordt niet nader onderbouwd.

Conclusie

Zoals uit de uitspraken hiervoor volgt, heeft een louter beschrijvende handelsnaam, hieronder ook begrepen een louter beschrijvende domeinnaam, een beperktere beschermingsomvang zodat bijkomende omstandigheden nodig zijn om inbreuk te kunnen aannemen.

Deze geringere beschermingsomvang geldt ook voor handels- en/of domeinnamen die associaties oproepen met de branche waarvoor deze worden gebruikt. De vraag echter of bij dergelijke naar een branche verwijzende handels- en domeinnamen de beschermingsomvang ook zodanig beperkt is dat bijkomende omstandigheden noodzakelijk zijn voor het aannemen van handelsnaaminbreuk, blijft vooralsnog onbeantwoord.

Moraal van het verhaal

Het gebruik van beschrijvende (handels- en/of domein)namen is commercieel / marketing technisch vaak interessant omdat deze makkelijk blijven hangen bij het publiek.

De keerzijde van deze medaille is echter dat altijd het gevaar op de loer ligt dat concurrenten dicht tegen deze beschrijvende handels- en/of domeinnamen aankruipen zonder dat de oudste gebruiker van deze naam hiertegen kan optreden.

Dit kan dan alleen wanneer sprake is van bijkomende omstandigheden die dit gebruik onrechtmatig maken.

Wanneer sprake is van deze extra te nemen hobbel van "bijkomende omstandigheden" zal van geval tot geval moeten worden bepaald. Ook hier geldt dus, helaas, de aloude advocaten stelling: "het hangt van de omstandigheden van het geval af of de rechtzoekende al dan niet een zaak heeft wanneer het (de inbreuk op) een beschrijvende handelsnaam betreft". Goed voor de rechtszekerheid? Nee. Iets aan te doen... voorlopig niet.

(Dit artikel is gepubliceerd op 21 juni 2019 in JutD 2019-0082)